Catégorie : Actualités juridiques

C’est en effet ce que vient d’annoncer la CNIL en publiant sur son site son plan d’action pour l’année 2019-2020 concernant le ciblage publicitaire, devenu le sujet prioritaire de cette année. Pour accompagner les acteurs et professionnels du secteur du marketing en ligne dans leur mise en conformité au RGPD, les règles applicables sont désormais précisées autour de deux étapes principales :

La publication tant attendue de nouvelles lignes directrices en juillet 2019 abrogeant la recommandation Cookies de la CNIL du 5 décembre 2013 devenue quelque peu obsolète : une période transitoire de 12 mois sera laissée aux acteurs pour se conformer aux nouveaux principes ;

La concertation avec les professionnels pour élaborer d’ici à début 2020 au plus tard une nouvelle recommandation sur les modalités pratiques de recueil du consentement.

En attendant la première échéance de juillet, le programme s’annonce chargé, d’autant plus que l’adoption du règlement e-privacy se fait attendre …

Les avocats du Cabinet ALERION dont la pratique dans le domaine du RGPD est avérée sont à votre disposition pour tenter d’y voir plus clair et vous assister dans la mise en conformité de votre entité.

Corinne Thiérache, associée et Alice Gautron, collaboratrice, Département IP/IT (Innovation) d’Alerion

Depuis plusieurs années, les grands groupes sont de plus en plus bousculés par de nouveaux entrants qui prennent rapidement une place importante sur leurs marchés traditionnels. C’est l’ubérisation représentée aujourd’hui par Amazon, première capitalisation mondiale.

Pour réagir, les entreprises ont fortement développé leurs relations avec les startups, sans que les résultats soient réellement au rendez-vous, notamment en raison d’une différence de fonctionnement et d’attente entre les deux univers dont l’ADN peut être totalement antinomique. On assiste maintenant à un retour vers l’innovation interne, porté notamment par les programmes d’intrapreneuriat.

L’intrapreneuriat, c’est proposer un programme spécifique qui permet à des salariés de développer des idées et des projets comme des entrepreneurs. Et c’est de plus en plus populaire. L’étude Deloitte de 2017 indique que 37% des entreprises proposent un tel programme tandis que 2/3 des salariés sont attirés par les entreprises qui proposent de tels programmes.

Les formats sont nombreux mais, en général, le processus démarre par un appel à projet suivi d’une sélection par un comité ad hoc. Ensuite, les équipes retenues vont bénéficier d’une période d’incubation et/ou d’accélération sur quelques mois, pendant lesquels il leur sera dégagé du temps. Dans certains cas, les salariés se consacrent même à plein temps à leurs projets.

Ce modèle a évidemment beaucoup de vertus, mais il comporte également des risques non négligeables qu’entreprises et salariés doivent connaître et anticiper pour ne pas aller au-devant de graves difficultés.

 

Voici un rapide inventaire des principaux risques :

Déception des équipes non retenues : l’appel à projet initial est généralement accompagné d’une communication conséquente qui incite fortement les collaborateurs à participer. Le taux de projets finalement retenus tournant autour de seulement 5%, cela peut vite créer de la déception.

Propriété intellectuelle : le collaborateur étant issu de n’importe quel service de l’entreprise et affecté pour partie au projet d’intrapreneuriat, ne risque-t-on pas d’avoir des conflits sur la titularité des droits sur les créations et les inventions du salarié et sur la nécessité d’avoir un complément de rémunération, quand ces droits ne sont pas automatiquement dévolus à l’employeur ?

Projet non stratégique pour l’entreprise : suite à la période d’incubation et/ou d’accélération, on peut se rendre compte que le projet est viable mais qu’il n’est pas stratégique pour l’entreprise. Souvent, le salarié voudra continuer le projet alors que l’entreprise souhaitera l’arrêter. Se posera alors la question de savoir comment organiser la possibilité pour le salarié de poursuivre son projet en dehors de l’entreprise qui l’emploie sans que cette dernière soit totalement perdante. Dans le meilleur des cas, le collaborateur sera orienté vers un dispositif d’essaimage, mais comment s’entendre a posteriori sur la valeur de ce qui appartient à l’entreprise et qui serait bien utile au collaborateur pour créer sa startup ?

Échec de la transition du dispositif d’incubation / accélération aux Business Units : même avec le soutien de la Direction Générale, le dispositif d’intrapreneuriat est en général porté par la Direction de l’Innovation et n’est pas toujours bien vu par les directions opérationnelles qui veulent pouvoir compter sur la pleine disponibilité et motivation de leur équipe. De nombreux projets prometteurs sont ainsi malheureusement stoppés parce que les Business Units refusent de prendre en charge le budget qui leur serait nécessaire pour continuer.

 

Quelques pistes de solutions :

Pour la propriété intellectuelle

De manière générale, il est plus facile de prévoir en amont le sort de la propriété intellectuelle que de trouver un accord, au bout d’une épineuse négociation pour éviter un long contentieux judiciaire, une fois que les droits seront nés et que les appétits se seront éveillés à la hauteur des espérances attendues du projet abouti.

Dès lors, il est recommandé de mettre en place dans le cadre du projet d’intrapreneuriat des règles claires. Celles-ci devront aborder la titularité des droits, le sort des droits sur les résultats obtenus notamment quant aux modalités d’exploitation, et la contrepartie financière à prévoir le cas échéant, et ce en fonction du statut et des fonctions du salarié, du secteur d’activité concerné et de la convention collective applicable pouvant prévoir des dispositions en matière de propriété intellectuelle.

Ces différents aspects devront également être pris en compte pour chacun des scenarii possibles. Les entreprises ainsi que les salariés seront alors bien inspirés de se faire assister par des avocats expérimentés dans ce domaine afin qu’ils soient conseillés au mieux pour préserver leurs intérêts et défendre leurs droits.

 

Pour le salarié

Regarder les bénéfices proposés tout au long du programme et s’assurer qu’ils sont cohérents avec ses motivations.

Vérifier la légalité des dispositions de propriété intellectuelle de l’entreprise (voir ci-dessus). Le cas échéant, demander une clarification a priori. En effet, il est fort possible que l’entreprise ne connaisse pas ses obligations et qu’elle doive alors mettre à jour les documents et procédures ad hoc.

Avoir en tête plusieurs scénarii de carrière dans et hors de l’entreprise.

Rechercher des sponsors dans les Business Units dès que possible.

Pour aller plus loin : 3 conseils pour tirer le meilleur d’une expérience d’intrapreneur

 

Pour les entreprises

Proposer de l’accompagnement pendant l’appel à projet avant même la sélection. Proposer aux projets non retenus un dispositif d’incubation allégé. Aider les équipes non retenues à se préparer pour le prochain appel à projet

Clarifier a priori les différentes possibilités pour continuer le projet, y compris en dehors de l’entreprise. Engager les discussions avec les différents départements concernés en amont pour laisser des marges de manœuvres au-delà du cadre légal. En effet, il serait dommage de refuser tout usage de ce qui a été fait sous prétexte que l’entreprise n’est pas contrainte de céder ses droits.

Favoriser les liens entre les projets et les Business Units tout au long du processus et s’assurer que la « bouture » prenne bien au sortir de l’incubateur / accélérateur qui agit comme une sorte de serre.

L’innovation est un impératif pour les entreprises tandis que de nombreux salariés aspirent à plus d’autonomie et d’initiative. Conciliant ces deux objectifs, l’intrapreneuriat est donc un outil très intéressant qu’il convient de sécuriser pour éviter que l’engouement actuel ne soit qu’un simple effet de mode avec son lot de déceptions. Nous espérons y avoir contribué avec cet article.

Dominique van Deth, Consultant en innovation, spécialiste de l’intrapreneuriat et Corinne Thiérache, associée du département IP/IT (INNOVATION) du Cabinet Alerion

Alerion a publié un nouveau Lexpress Protection des données.

De nombreux fichiers collectent et traitent la profession des personnes : banques, assurances, crédit à la consommation, mutuelles, formation, enseignement, programmes de fidélité, etc. Or, à compter du 21 juin prochain, tout fichier comportant la profession « militaire » (ou toute mention permettant de le déduire) sera illégal. En effet, à moins de supprimer cette mention ou de la remplacer par « agent public », le traitement devient illégal faute d’information préalable auprès de la Direction du renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD). Alors, vérifiez avec soin vos fichiers avant le 21 juin prochain !

Le 11 avril 2019, l’Assemblée nationale a définitivement adopté la loi PACTE (Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises), dont la publication au Journal Officiel, retardée en raison d’un recours toujours pendant devant le Conseil constitutionnel portant sur un autre aspect spécifique du texte, devrait intervenir d’ici l’été.

Parmi les 74 mesures présentées qui constituent un véritable arsenal de dispositions visant à simplifier la vie des entreprises de leur création à leur liquidation, plusieurs dispositions sont relatives à la propriété industrielle et tendent à rendre le brevet français plus attractif pour donner aux entreprises françaises davantage de moyens d’innover.

Voici brièvement ce qu’il faut en retenir :

 

1- Renforcement du certificat d’utilité comme alternative crédible au brevet

Le certificat d’utilité est un titre de propriété industrielle délivré par l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI) conférant un monopole d’exploitation sur une invention pour une période maximale de six ans. Jusqu’à présent, seule la demande de brevet était convertible en une demande de certificat d’utilité, la réciproque étant impossible.

Le nouvel article 40 de la loi PACTE modifie l’article L. 612-15 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) en prévoyant désormais :

• la possibilité de transformer une demande de certificat d’utilité en une demande de brevet si l’invention de l’entreprise concernée requiert davantage de protection, engageant alors la nécessaire réalisation d’un rapport de recherche ;

• l’allongement de la durée de vie du certificat d’utilité à dix ans.

L’objectif poursuivi par le législateur est de considérer le certificat d’utilité comme une alternative crédible et moins onéreuse que le brevet, même si un tel titre de propriété restera toujours moins valorisable, en raison de l’absence de tout rapport de recherche préalable et d’examen au fond par l’INPI.

 

2 – Critère d’activité inventive enfin examiné par l’INPI

L’examen au fond par l’INPI jusqu’ici en vigueur d’une demande de brevet était uniquement limité à l’appréciation du critère de la nouveauté, et non à celui déterminant de l’activité inventive. Pour cette raison, le brevet français pouvait être considéré comme un brevet « faible » par rapport au brevet européen ou à d’autres brevets nationaux.

La loi PACTE, en modifiant l’article L 612-12 du Code de propriété intellectuelle (CPI), renforce l’examen au fond réalisé par l’INPI, en lui offrant désormais la possibilité de rejeter une demande de brevet tant pour défaut de nouveauté que pour défaut d’activité inventive.

 

3- Mise en place d’une nouvelle procédure d’opposition devant l’INPI pour améliorer la qualité et la valeur économique des brevets français

Seul le recours judiciaire était envisageable en cas de contestation d’une décision de délivrance d’un brevet par l’INPI qui pouvait facilement aboutir à l’annulation du brevet, celui-ci n’ayant alors pas fait l’objet en amont d’un examen au regard du critère de l’activité inventive en sus du critère de la nouveauté. A titre comparatif, l’Office européen des brevets (OEB) met en effet déjà en place une procédure d’opposition à l’encontre des demandes de brevets européens, tout comme la plupart des offices nationaux de propriété industrielle au sein de l’Union Européenne ou de pays tiers (Etats-Unis, Japon, Australie).

Désormais, le nouvel article 42 de la loi PACTE offre aux tiers la possibilité d’un recours administratif à l’encontre des brevets délivrés par l’INPI permettant ainsi un alignement du droit français avec la pratique d’une majorité d’offices étrangers.

Outre le fait que cette nouvelle procédure administrative est plus simple, plus courte et moins coûteuse que le recours judiciaire pour celui qui en est à l’initiative, elle contribue également à renforcer la qualité et la valeur économique des brevets français.

 

4- Modification de la prescription des actions en contrefaçon et en nullité

Tout d’abord, le nouvel article 42 quinquies de la loi PACTE prévoit ainsi un changement important : l’action en nullité des brevets, des marques, des dessins et modèles ou encore des certificats d’obtention végétale n’est soumise à aucun délai de prescription.

A ce titre, les parlementaires français ont à la fois souhaité corriger une difficulté juridique et anticiper sur l’évolution du droit européen, notamment en matière de brevet européen à effet unitaire, en alignant le brevet français à ses exigences spécifiques.

Jusqu’à présent, l’action en nullité d’un brevet, enfermée dans un délai de cinq ans depuis la réforme du 17 juin 2008, entraînait une certaine insécurité juridique pour les titulaires de droits, notamment concernant le point de départ de son délai, fruit de nombreuses décisions divergentes ces dernières années. L’applicabilité de cette prescription quinquennale aboutissait également à l’impossibilité, une fois passé ce délai, d’agir en nullité de brevets ne satisfaisant pas les conditions légales de brevetabilité, dont celle de l’inventivité non examinée par l’INPI.

L’article 13 de l’ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet prévoyait d’ores et déjà l’imprescriptibilité d’une action en nullité d’un brevet, afin de transposer en droit français les deux règlements de l’Union européenne formant le « Paquet Brevet » sur le brevet unitaire du 17 décembre 2012 et l’Accord précité sur la juridiction unifiée du brevet signé le 19 février 2013. Toutefois, l’entrée en vigueur de ces dispositions dépend de la ratification de l’Accord par l’Allemagne qui reste à ce jour incertaine en raison d’un recours pendant devant la Cour constitutionnelle allemande.

Ainsi, la loi PACTE s’inscrit dans cette logique en supprimant tout délai de prescription de l’action en annulation d’un titre de propriété industrielle. Dès lors, les droits de propriété industrielle pourront toujours être remis en cause, créant une insécurité juridique pour les titulaires de droits et un possible affaiblissement de la valeur économique de leur innovation à long terme.

En second lieu, l’article 42 quinquies de la loi PACTE uniformise les règles de prescription quinquennale de l’action en contrefaçon de l’ensemble des droits de propriété industrielle, ainsi que du secret des affaires, et lève certaines incertitudes en modifiant le point de départ d’une telle action qui court désormais à compter « du jour où le titulaire d’un droit [ou le détenteur légitime] a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer ».

Ces nouvelles dispositions pourraient être efficaces pour améliorer et renforcer l’indemnisation des préjudices résultant d’actes de contrefaçon à l’égard des titulaires de droits de propriété intellectuelle et des détenteurs légitimes de secrets des affaires.

 

5 – Création d’une demande provisoire de brevet pour simplifier l’accès au brevet

Cette étape préalable à la protection par le brevet pourrait être particulièrement utile pour les entreprises afin de leur simplifier l’accès au titre et d’en réduire le coût. La demande de brevet pourrait ainsi être complétée au fur et à mesure de la croissance de l’entreprise, tout en gardant le bénéfice de l’antériorité de l’innovation.

A la suite du retrait de l’amendement qui proposait la création d’une demande provisoire de brevet limitée à 12 mois, le gouvernement a indiqué que ce nouveau type de demande serait mis en place par la voie règlementaire.

En conclusion, les apports de la loi PACTE permettent certes de favoriser et de protéger l’innovation des PME, des start-ups et de tous créateurs d’entreprises innovantes souvent confrontés à de nombreuses difficultés, et pourraient à terme renverser la tendance actuelle selon laquelle seulement 21% des PME en France déposent des brevets d’invention contre 57% de la part des grands groupes . Par comparaison, en Allemagne, pays connu pour son dynamisme en matière de propriété industrielle, les PME sont les premiers déposants de brevets avec une croissance toujours très régulière sur les 20 dernières années.

Toutefois, le succès du nouveau dispositif légal favorable mis en place en France dépendra des moyens mis en pratique à la disposition de l’INPI pour exercer sa mission à des coûts et dans des délais raisonnables pour les entreprises déposantes. A défaut, ce qui est annoncé comme étant un facteur d’innovation favorable au dépôt du brevet français risquerait d’avoir un effet inverse sur son attractivité recherchée.

Corinne Thiérache, associée et Alice Gautron, collaboratrice du Département Propriété Intellectuelle d’Alerion.

Stanislas Vailhen et Guillemette Thomas ont écrit un article sur les opportunités de l’apport-cession publié dans la revue Profession CGP du mois d’avril 2019.